Святоцкий. Интеллектуальная экономика: управление промышленной собственностью

6.3. Опционные договоры в лицензионной торговле

Такой льготой является, например, предоставление опциона в пользу лицензиара относительно количества товара, принадлежащего поставлять лицензиату.
Опционные сделки появились в практике конце 60-х годов прошлого века, а в начале 70-х годов они имели уже большое распространение. Поэтому изучение специфики и условий этих соглашений может иметь, на наш взгляд, несомненный практический интерес для широкого круга специалистов, занимающихся патентно-лицензионной роботою.
Опционное соглашение, которое оформляется, как правило, в виде отдельного договора, является предварительной договоренностью, заключаемый двумя сторонами, заинтересованными в реализации лицензий на изобретение или иное научно-техническое достижение. Соответствии с таким соглашением, потенциальному покупателю лицензии предоставляется опцион, то есть право в течение определенного срока решить вопрос с целесообразности приобретения лицензии на тот объект, который заинтересовал, или отказаться от заключения лицензионного договору.
Таким образом, если в торговле товарами опцион дает одной из сторон определенную свободу в выполнении уже принятых по торговым контрактом обязательств по выбору форм, сроков, количества поставляемых товаров, то в лицензионных операциях такое право выбора направлено на возникновение в будущем зобов ' язань, вытекающие из лицензионного договора, в зависимости от желания лицензиата. Одновременно с подписанием опционного договора потенциальный покупатель лицензии, с одной стороны, получает возможность взвесить все "за" и "против" приобретения лицензии, а з
другой - берет на себя обязательства в течение срока действия оп-ционного договора выбрать одно из альтернативных ришень.
В какой ситуации возникает необходимость прибегнуть к опционного договора перед заключением лицензионного договора?
Обычно такая необходимость возникает в том случае, если ли-цензиат не готов принять окончательное решение об использовании изобретения или иного научно-технического достижения на лицензионных условиях, поскольку для него пока неясны какие-то производственные, коммерческие или правовые моменты покупки лицензии. При этом, заключая опционную сделку, лицензиат меньше рискует и хочет выиграть время для всестороннего изучения объекта лицензии и одновременно "привязать" к себе будущего лицензиара.
Значительную часть опционных сделок укладывают на изобретения и другие научно-технические достижения, на основании которых организация производства требует значительных капиталовложений. Объектами таких договоров является, как правило, сложные технологические процессы для массового производства новых материалов и веществ, а также обладнання.
В ряде отраслей промышленного производства, например, в химической, медицинской и фармацевтической, зачастую вообще невозможно продать лицензию без предварительного опционного договора. Поэтому изобретения в области медицины (препараты, вакцины, сыворотки) очень часто становятся объектами опционных сделок. Наряду с этим распространено заключения опционных сделок на различные устройства, сложную аппаратуру и технологию. Целесообразность подписания опционного договора определяется факторами различного характеру.
С одной стороны, потенциальный покупатель лицензии, располагая определенное время, предоставленный опционной соглашением, может более детально ознакомиться с технико-экономических преимуществами объекта лицензии и возможностью его изготовления при имеющихся у него производственных условий. Кроме того, лицензиат может определить перспективы коммерческой реализации продукции по лицензии. Особое значение приобретает и необходимость предварительной клинической апробации новых медицинских препаратов для предоставления ее результатов местным органам здравоохранения и получения разрешения на их производство и продаж.
Что касается требований, предъявляемых к самих объектов опционных договоров, то поскольку ими являются объекты будущих лицензий, эти требования идентичны предъявляемым к объектам лицензий.
Опционные договоры, как правило, являются самостоятельными. Однако это не исключает возможности предоставления опциона в пользу лицензиата уже в самом лицензионном договори.
Опционная сделка оформляется, как правило, в виде самостоятельного документа. Если лицензиат не выдаст желание приобрести лицензию в течение срока опционного соглашения, она прекращает свое действие, а если наоборот - стороны заключают обычный лицензионный договир.
Однако не только в этом можно усмотреть связь опционной-го договора с лицензионным. Главное заключается в том, что в процессе проведения переговоров и определения условий опционного договора стороны предусматривают такие условия, которые являются частью условий будущего лицензионного договора, или определяют ряд важнейших положений этого договора. В практике встречаются и такие опционные договоры, в которых полностью определяются основные условия будущего лицензионного договору.
Итак, опционный договор можно рассматривать как первый, предварительный этап реализации лицензии, после которого (в зависимости от решения лицензиата) может наступить второй этап - заключение лицензионного договору.
Опционным договорам присущи и свои специфические особенности, обусловленные характером и целями этих договорив.
К таким условиям, прежде всего, следует отнести время действия опционного договора. Он предоставляется лицензиаром потенциальному лицензиату, как уже указывалось, для изучения объекта лицензии и принятия решения о приобретении лицензии на его использование. На практике срок действия договора колеблется от 12-ти до 30-ти месяцев. В каждом отдельном случае он зависит от характера и сложности объекта лицензии.
В некоторых договорах предусматривается право лицензиата продлить этот срок. Такое условие сопровождается двумя оговорками. Во-первых, это просьба должна поступить от лицензиата в определенное время, но, в основном, не позднее 1-го месяца до окончания срока опционного договору.
Во-вторых, возможно оговорку обязывает лицензиата выплатить дополнительное вознаграждение за такое продление договора, поскольку увеличение срока опционного договора расширяет его права.
Предоставлен опцион, как правило, ограничено территорией одной страны или группы стран, где будущий лицензиат намерен получить исключительные права на использование объекта лицензии. Поэтому в договорах подчеркивается исключительный характер самого опциона и перечисляются страны, на территорию которых он поширюеться.
Одна из существенных особенностей опционного договора - его возмездный характер. Указанное выше право выбора и соответствующее него ограничения права лицензиара на время опционного договора по продаже лицензий другим предприятиям бы компенсируются той наградой, которую лицензиат выплачивает по договоренности. Размер вознаграждения в каждом отдельном случае определяется сторонами. Он зависит как от значимости объекта, так и от стоимости переданных покупателю технической документации, оборудования и материалив.
Правовая природа вознаграждения за предоставленный опцион весьма своеобразна и ближайшая к залогу - одного из традиционных способов обеспечения обязательств. Если по истечении срока опциона лицензиат откажется от подписания лицензионного договора, он теряет право на выплаченные суммы, не подлежащие возврату и остаются у продавца. Если по истечении срока опциона стороны заключают лицензионный договор, совершенный лицензиатом платеж за опцион, как правило, засчитывается как первоначальный взнос, который предстоит выплатить по лицензионному договору. Следует отметить, что такой платеж может подлежать возврату лицензиату в случае отказа лицензиара заключить лицензионный договор. Время не исключаются случаи, когда по договоренности сторон и при отрицательных результатов испытания объекта лицензии заключения лицензионного договора не происходит, однако выплачена по опциону вознаграждение лицензии не повертаеться.
Итак, невыполнения одной из сторон принятых обязательств по заключению лицензионного договора влечет для каждой из них потерю, соответственно, выплаченной или полученной суммы опционной винагороди.
В опционных договорах не всегда находит отражение вопрос о судьбе выплаченной за опцион вознаграждения. Это характерно для тех случаев, когда одна из сторон прямо не отказывается от подписания лицензионного договора, но своими действиями в процессе переговоров делает невозможным заключение такого договора. К таким действиям можно, скажем, зачислить требования включить лицензионному договору какие-либо условия, неприемлемые для другой стороны, или требования, которые противоречат принятым в лицензионном практике. Подобная ситуация вполне реальна, особенно, если опционный договор содержит лишь некоторые принципиальные положения будущего лицензионного договора. Учитывая это стоит подробнее оговаривать условия в опционном договоре или в специальном протоколе о результатах переговорив.
На наш взгляд, наиболее надежной формой защиты интересов лицензиара в таких случаях является приобщение к опционного договора перечня основных условий возможного лицензионного договору.
При этом важно сохранить возможность впоследствии (при заключении лицензионного договора) вносить изменения в отдельные условий: например, может появиться необходимость изменить размер оговоренной стоимости лицензии через обстоятельства, зминилися.
Один из основных обязанностей лицензиара - передача покупателю исчерпывающей информации и технической документации, касающиеся объекта лицензии. Обычно, прежде передаются материалы, раскрывающие технико-экономические показатели объекта лицензии.
В приложении к опционного договора, как это принято и для лицензионных договоров, содержится подробный перечень технической документации, которая должна быть предоставлена ​​лицензиату. Кроме того, покупателю передаются образцы препаратов, установок для их изготовления, материалов и т.п. для проведения испытаний и оценки преимуществ объекта лицензии.
С целью наиболее полного ознакомления лицензиата с преимуществами объекта предложенной лицензии ему предоставляется возможность ознакомиться с работой установки или технологическим процессом в промышленных умовах.
Следует подчеркнуть еще одно очень важное обстоятельство. Несмотря на необходимость якнайвичерпнише ознакомить лицензиата с объектом будущей лицензии, нужно передавать информацию, которая содержится, например, в описаниях к патентам или в других открытых материалах. Эта информация не должна раскрывать секретов виробництва.
Очень существенными для характеристики опционного договора являются условия, обязывающие лицензиата обеспечить конфиденциальность информации и образцов объектов лицензии, полученных от лицензиара. При этом лицензиат обязуется не разглашать третьим лицам полученную информацию не только в период действия опционного договора, но и в дальнейшем, даже если лицензионного договора не будет укладено.
Некоторые опционные соглашения содержат оговорку о том, что нарушение лицензиатом обязательств по обеспечению конфиденциальности полученных информации и документации влечет необходимость компенсировать упущенную выгоду и причиненные збитки.
Наряду с этим во многих соглашениях предусматривается еще и обязанность лицензиата не разглашать результатов испытаний и исследований объекта лицензии, которые стали основанием для отказа от подписания лицензионного договора. Это особенно важно для лицензиара в том случае, если он ведет или собирается вести переговоры о продаже лицензии с другими предприятиями. Кроме того, если опционный договор не будет трансформирован в лицензионный, все полученные материалы и техническая документация подлежат возврату лицензиару.
Иначе решается вопрос образцов оборудования, переданных опционным договором лицензиату. Поскольку он оплачивает оборудование, оно, как правило, становится его собственностью, несмотря на отказ заключить лицензионный договир.
Следует однако помнить, что в договорах оговаривается право лицензиата использовать это оборудование только для собственных нужд. Ему запрещается копирование или создание объектов, работающих по аналогичному принципу. Образцы оборудования могут быть также переданными лицензиату на условиях их возврата в случае, если лицензионный договор не будет укладено.
По своему характеру опционный договор - одна из разновидностей внешнеторговой сделки. Его оформление осуществляется в соответствии с установленными правилами заключения таких договоров и не отличается от оформления лицензионных договоров. Аналогично решаются при этом спорные вопросы, которые могут возникнуть между сторонами во время действия опционного договору.
Как правило, в договоре предусматривается обязанность сторон решать возможные разногласия и споры путем взаимных переговорив.
Краткий анализ важнейших условий опционных договоров позволяет сделать некоторые выводы о значении этой формы обмена научно-техническими достижениями для повышения эффективности лицензионной торгивли.
Представляется, что опционные договоры создают ряд важных преимуществ для обеих сторон. Прежде всего, подписание таких договоров объединяет стороны определенными обязательствами, что делает их контакты более тесными. Сам факт подписания опционного договора свидетельствует о серьезности намерений лицензиата относительно приобретения лицензии.

<- 6.2 Обмен лицензиями как объективная закономерность развития экономики 6.4. Экономическая эффективность лицензий ->