Святоцкий. Интеллектуальная экономика: управление промышленной собственностью

7.4. Практика заключения лицензионных договоров

Мировое сообщество, в том числе государства так называемого "дальнего зарубежья", строит свою экономику по законам и правилам мирового рынка. Сегодня на нем сложилась такая ситуация, что технические разработки и технологии составляют в мировой торговле больший удельный вес, чем торговля готовой продукциею.
В приоритетных наукоемких отраслях производства теперь могут известных в мире производителей конкурентоспособной продукции, не использующих чужие не предлагают на рынке собственные новейшие разработки как объекты лицензий.
В Украине внутренний рынок лицензий только формируется, однако он имеет большие перспективы и при правильной государственной политики может быть очень ефективним.
Совершенно очевидно, что задачу развития ведущих отраслей производства и подъема экономики страны практически невозможно решить без активного выхода отечественных предпринимателей на мировой рынок лицензий. Украина, которая стремится войти в мировой рынок, должна иметь собственный юридический инструментарий и правовой механизм, соответствуют мировой практици.
К сожалению, вынуждены констатировать, что таких апробированных атрибутов международной торговли лицензиями Украины еще нет. А это, в свою очередь, обуславливает большую вероятность продажи за бесценок перспективных разработок, безвозвратной потери Украины ноу-хау и ОПС, которые имеют большую циннисть.
В сложившихся правовых условиях основные положения лицензионных договоров определяются не столько законодательными актами, сколько ситуацией и условиями купли-продажи, о которых участники лицензионных договоров договариваются между собою.
Эти условия требуют овладения патентно-лицензионной наукой и навыками лицензионной торговли широким кругом руководителей фирм, предпринимателей, разработчиков новой техники, комерсантив.
Патентно-лицензионной безграмотностью отечественных собственников объектов техники успешно пользуются их зарубежные конкуренты. Специалисты утверждают, что сейчас существует около ста способов (ловушек) и приемов ограничение прав владельцев ОПС (а иногда просто обмана) при составлении лицензионных договоров. И если одна сторона может получить выгоду в ущерб другой, то она, как правило, такой возможности не прогавить.
Этот вопрос так важен, что государственным структурам, которые заинтересованы в развитии экономики и несут ответственность за сохранение национальных ценностей, следует немедленно заняться его виришенням.
Прежде целесообразно, по нашему мнению, напомнить основные нормы международного и внутреннего рынка лицензий, которых стоит придерживаться, заключая контракты и угоди.
На теперь при отсутствии в сфере международной торговли четких правил и норм заключения лицензионных договоров сторонам при их заключении и рассмотрении возникших коллизий следует руководствоваться согласованными позициями договора. Неоднозначное толкование этих позиций, нередко отличаются субъективизмом (а порой и желанием обмануть партнера), может привести к нежелательным последствиям - материальных и моральных збиткив.
Как было рассмотрено выше, предметом лицензии могут быть и объекты, которые не охраняются патентами, например, разновидности ноу-хау. Право собственности владельцев таких разработок базируется не на охранных документах, а на секретности, возможности и способности этих владельцев не допустить разглашения своих знаний конкурентам, в результате чего монополию на использование научно-технического достижения могут быть потеряны. Правовая охрана предметов лицензии на ноу-хау обеспечивается обязательствами, которые берет на себя лицензиат согласно условиям лицензионного договора. В национальных законодательствах и международных договорах не предусмотрено патентной защиты ноу-хау.
В мировой практике известно немало случаев, когда надежную охрану секретов производства десятилетиями обеспечивают сами разработчики. Так, рецептура приготовления напитка "Кока-Кола" хранится в секрете более ста лет и застрахована от промышленного шпионажа. Более двухсот лет не раскрывают тайну производства одеколона "4711" в ФРГ. Около семидесяти лет остается неизвестным состав лучших в мире французских духов "Шанель № 5", которые изготавливаются из более сотни различных масел и эссенций [41, С. 191].
Передача ноу-хау на такие разработки осуществляется на основании самостоятельных лицензионных договоров (Рис. 7.5).
В любом лицензионном договоре обычно содержится обязательство лицензиара обеспечить передачу лицензиату необходимых знаний и опыта в таком объеме, который гарантирует получение параметров продукции или процесса, достигнутых в произ-
тельстве лицензиара. Это обязывает лицензиара передавать по лицензионным договорам ноу-хау в полном объеме, даже если это не добавлен к обусловленному перелику.
Выявление ноу-хау и согласования между сторонами объемов его передачи как предмета лицензионного договора связано с определенными трудностями и является исключительно результатом договоренности между партнерами. Поэтому двух одинаковых лицензионных договоров не бывает, даже если они заключены на тот же предмет лицензионного договора [17]. Лицензионные договоры будут значительно отличаться в зависимости от объема производства лицензионной продукции, уровня конкретных промышленных предприятий, на которых будут осваиваться лицензии, от уровня подготовки инженерно-технического персонала и прислуги на этих предприятиях и от других чинникив.
В структуру лицензионных договоров, как правило, входят такие разделы - (Рис. 7.6).
Обычно, на практике отдельные условия могут пропускаться, но следует иметь в виду, что в разных странах действующим национальным законодательством могут предусматриваться другие условия договора, которые являются обязательными, и без которых договор считается незаключенным или недийсним.
В лицензионном договоре, как правило, договариваются о таких условиях - (Рис. 7.7).
Соблюдение норм заключения лицензионных договоров и контрактов уже как таковое существенно ограничивает возможность нечестных действий со стороны участников лицензионных договоров. На Рис. 7.8 приведены основные методы (ловушки), к которым прибегают желающие получить односторонний выгоду от лицензионного бизнесу.
Смешивание названия и сути договора (контракта). Название договора достаточно жестко определяет необходимость и содержание отдельных включенных в нее статей (условий, положений). Они должны быть четкими, однозначными и такими, которые не допускают разночтения, субъективного толкования.
Желаемый эффект достигается за счет того, что между названием и сущностью договора закладываются противоречия, отдельные пункты пропускаются, а остальные искажаются или указываются расплывчато. Обычно это важнейшие пункты, касающиеся прав сторон на производство продукции в третьих странах, использование указанных в контракте прав по окончании срока действия или расторжении контракта, размеров выплат, роялти тощо.
Необходимо избегать смешивания названия и сути договора, а если этого нельзя сделать из-за нежелания другой стороны, следует тщательно анализировать текст, консультируясь с квалифицированными фахивцями.
Минимизация текста договора. Покупатель настаивает на лаконичном характер контрактов и договоров, которые содержат минимум пунктов и минимум текста. Но то, что неконкретно обусловлено и нечетко зафиксировано, не регулируется правовыми обязательствами сторон. Естественно, что стороны будут трактовать некоторые пункты субъективно, действовать в свою пользу, следовательно, выигрывает более опытный и сведущий в тонкостях рынка и юрисдикцией сторона. Части кратко излагаются основные пункты: права на собственность, размеры и сроки гарантированных платежей тощо.
Профессиональный анализ текста договора в таких случаях позволяет определить, какие именно обязательства партнера "случайно" не обусловлено, и следовательно, иметь представление о намерениях партнера, спрогнозировать его дальнейшие действия. Как правило, "забывают" о финансовых обязательствах, о правах на интеллектуальную собственность в стране будущего производителя продукции или в третьих странах будущего экспорта. А это значит, что когда после передачи технологии лицензиат расторгнет договор, то лицензиар, который не обладает патентными правами, останется ни с чем.
Очень важно сделать профессиональный анализ текста договора. Следует помнить, что отсутствие непременных взаимных обязательства "язань приносит, как правило, немалые выгоды той стороне, которая имеет больше опыта и лучше знает, как его использовать для получения желаемых переваг.
Использование предмета лицензии дольше оговоренного в договоре (соглашении, контракте) срока. Лицензиат для достижения этой цели принимает такие меры:
• не допускает внесение в соглашение условия о прекращении производства продукции по лицензии по окончании срока договора (иногда готов даже заплатить за это лицензиара-е дополнительно)
• настаивает на внесении в договор условия о возможности его продления;
• определяя срок действия договора, учитывает тот период действия патента остался, а также срок морального старения разработки. Практика показывает, что нередко патенто-владельцы отказываются от поддержание своих патентов после 3 - го - 4-го года их одержання.
В рамках реализации лицензионного договора фактически происходит передача лицензиату не только права пользования научно-техническим достижениям, но и части собственности на него, то есть происходит безвозвратная передача части собственности на ОПВ.
Прекращение действия договора по инициативе лицензиата. Лицензиат стремится зафиксировать свое право оставить у себя всю полученную техническую документацию по истечении срока действия договора, а также право без каких-либо ограничений использовать, производить и продавать продукцию по лицензии, использовать технологический процесс, ноу-хау со всеми возможными усовершенствованиями к ним, как полученными от лицензиара, так и введенными лицензиатом самостоятельно. Если такое право вытекает из сути договора, то можно ожидать его разрыва без существенного для лицензиата збитку.
Следует тщательно анализировать текст договора на предмет блокировки возможности преждевременного его разрыва с пользой для лицензиата.
Отсутствие предварительного соглашения о конфиденциальности. Передача документации, так же как и технической информации, без предварительного соглашения о конфиденциальности приведет к несанкционированной передачи этой информации третьим лицам. Сторона, которая получила информацию для ознакомления, не иметь при этом никаких правовых зобов ' язань.
Контрагент пытается расширить толкование пунктов о передаче информации, необходимой для ознакомления, требует раскрытия ноу-хау и сущности изобретений, предоставления результатов испытаний и характеристик (параметров) технологии на стадии согласования договора о конфиденциальности. Это может привести к тому, что необходимости в таком пункте лицензионного договора или соглашения о передаче ноу-хау для контрагента не буде.
До составления договора (соглашения, контракта) о предоставлении лицензии на ОПС (в том числе и на ноу-хау) целесообразно сначала заключить соглашение о конфиденциальности. К его заключения желательно передавать только рекламную информацию, не раскрывает ни сути изобретений, ни содержания ноу-хау.
Техническая помощь лицензиату в освоении производства продукции по лицензии может осуществляться путем
• помощи лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, что касается производства продукции. Лицензиар обязуется принимать специалистов лицензиата на своих предприятиях, а также на предприятиях своих субпоставщиков и клиентов, которые производят эту продукцию, ее узлы и детали или другие полуфабрикаты;
• непосредственной работы специалистов лицензиата на производственных участках, в лабораториях и испытательных центрах лицензиара;
• командировки (по просьбе лицензиата) в течение определенного согласованного срока своих специалистов для оказания помощи в освоении продукции на предприятиях лицензиата. Оговариваются численность и категории специалистов, условия оплаты их труда за пребывание в стране лицензиата. Все расходы, связанные с командировкой этих специалистов, как правило, берет на себя лицензиат.
Как показывает практика, лицензиат заинтересован в том, чтобы как можно больше его специалистов разного профиля прошли стажировку в лицензиара. Специалисты, которые отправляются в лицензиара, обычно, получают инструкции о сборе любыми средствами дополнительной информации как технического, экономического, так и конъюнктурного характера. Кроме того, специалисты лицензиата, которые стажируются в лицензиара, получают ноу-хау в виде знаний, опыта, навыков и т.д., что невозможно вернуть лицензиару по окончании срока действия лицензионного договора. Об этом должен знать и помнить лицензиар, принимая "гостей".
Но и лицензиар по той же причине заинтересован, чтобы его специалисты поработали на предприятиях лицензиата (это дает возможность обеспечить своих специалистов работой и помочь улучшить их материальное положение).
В процессе оказания технической помощи лицензиату должны быть сбалансированными интересы лицензиара и лицензиата по принципу "фифти-фифти".
Услуги типа "инжиниринг". Реализация лицензионных соглашений часто связана с осуществлением лицензиаром услуг типа " инжиниринг ", к которым по просьбе лицензиата могут участвовать дополнительные изыскательские и проектные работы, консультации, экспертные заключения по внесенным лицензиатом изменений в техническую документацию и т.п.. Как правило, условия о таких услугах имеют место в тексте лицензионного договора. Однако практика показывает, что указанные услуги могут служить каналом утечки ценной информации.
Перед выполнением услуги типа "инжиниринг", лицензиару надо проанализировать вероятные последствия цього.
Рассмотрение спорных вопросов между сторонами договора при отсутствии нормативной базы регулирования лицензионных прав осуществляется на основании судебной практики и постоянных доктрин (т.е. по факту наличия прецедентов). В этой связи первостепенное значение приобретают вопросы, касающиеся формулировок лицензионных договоров, изложения его статей, прав и обязанностей сторин.
При составлении статей, пунктов и положений, включаются в договор , следует оценивать их с той точки зрения, насколько они обеспечивают защиту прав и интересов как лицензиара, так и лицензиата, если спорные вопросы будут переданы на рассмотрение в судебные органы или в арбитражу.
значительной мере помочь отечественным предпринимателям избежать опасности обмана на рынке лицензий могут патентные поверенные, их квалификация и опыт, безусловно, будут полезны предпринимателям в заключении договоров купли-продажи лицензий.
Однако сегодня участие патентных поверенных в заключении лицензионных договоров прекращается преимущественно в момент их подписания. Клиенты оплачивают услуги патентных поверенных и не вступают с ними в дальнейшие контакты. Таким образом, патентные поверенные не несут ответственности за дальнейшую судьбу заключенных с их участием лицензионных договоров, их не волнует возможность финансовых и моральных убытков в бывших клиентив.
Как на нас, прибегая к услугам патентных поверенных в заключении лицензионных договоров, субъекту предпринимательской деятельности следует заключать с ними отдельную долгосрочное соглашение, по которому патентные поверенные, с одной стороны, имели бы право получать часть прибыли от реализации лицензионных договоров (своеобразное роялти), а с другой - несли бы ответственность в случае потери выгоды их клиентами из-за неточности и просчеты в лицензионном договоре, которые допустил патентный поверенный (своеобразная страховка риска со стороны клиента). Формальный подход к выполнению своих обязанностей патентными поверенными при этом сводится к минимуму, и создаются условия для зацикавлености.
Перечень "скользких" моментов в лицензионных договорах можно было бы продолжить. Здесь обращено внимание лишь на найзнач-ниши, которые часто имеют мисце.
Задачи практической реализации экономических и правовых потенциальных преимуществ лицензионной торговли для отечественных предпринимателей и обеспечения максимальной эффективности от заключения лицензионных договоров ставят высокие профессиональные требования к руководителей предприятий и фирм, предпринимателей, владельцев промышленной собственности, которые получили право и возможность заключать прямые лицензионные договоры и продавать лицензии на внешнем и внутреннем рынках. Сегодня большая часть как владельцев ОПС - потенциальных лицензиаров, так и лиц, заинтересованных в приобретении лицензий, страдают от брака специфических знаний и опыта торговли лицензиями.

<- 7.3. Факторы риска при покупке лицензии Глава 8. Стоимостная оценка нематериальных активов ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ->